Konkurent zgłosił podobny znak? Sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego i termin, którego nie wolno przegapić.

Jeśli konkurent zgłosił podobny znak, możesz zablokować jego rejestrację, wnosząc sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego – ale tylko w ciągu 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia. Tego terminu nie da się przedłużyć ani przywrócić. Wiele firm dowiaduje się o problemie dopiero wtedy, gdy rejestracja jest już faktem, a walka o znak towarowy staje się dłuższa i droższa. Czy wiesz, kto w Twojej firmie sprawdza, co nowego pojawia się w rejestrze znaków?

Dlaczego Urząd Patentowy sam nie zablokuje znaku konkurenta?

Wielu przedsiębiorców zakłada, że Urząd Patentowy RP (UPRP) odrzuci zgłoszenie łudząco podobne do ich znaku. Tak jednak nie jest. Od 2016 roku UPRP nie bada z urzędu, czy nowy znak koliduje z prawami wcześniejszymi. Sprawdza głównie tzw. bezwzględne przeszkody, np. brak zdolności odróżniającej albo opisowy charakter oznaczenia. Kolizję z Twoim znakiem musisz wskazać sam. Służy do tego właśnie sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. To formalne pismo, w którym uprawniony z wcześniejszego prawa żąda odmowy rejestracji. Jeśli nie zareagujesz, urząd najpewniej udzieli konkurentowi prawa ochronnego. Od tej chwili konkurent zyska silną pozycję. Może legalnie używać swojego znaku, a nawet zarzucać Tobie naruszenie w obszarach, w których dotąd działałeś spokojnie. Dlatego sytuacja, w której konkurent zgłosił podobny znak, wymaga szybkiej decyzji. Najpierw trzeba ocenić podobieństwo oznaczeń i towarów, a potem przygotować dobrze uzasadniony sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego. Odpowiedź na pytanie, jak zablokować rejestrację znaku konkurenta, zaczyna się więc od pilnowania kalendarza.

Jaki jest termin na sprzeciw w UPRP i od kiedy się go liczy?

Sprzeciw w UPRP – termin wynosi 3 miesiące od dnia ogłoszenia informacji o zgłoszeniu znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). Liczy się data wpływu sprzeciwu do urzędu, a nie data nadania. Co najważniejsze, ten termin nie podlega przywróceniu. Choroba, urlop czy zwykłe przeoczenie nic tu nie zmienią. Przykład: zgłoszenie konkurenta opublikowano w BUP 15 czerwca. Ostatni dzień na sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego przypada więc 15 września. Sprzeciw złożony 16 września urząd odrzuci, bez badania jego zasadności. W praktyce trzymiesięczne okno jest krótsze, niż się wydaje. Trzeba przecież zebrać dowody, przeanalizować wcześniejsze prawa i opłacić wniosek. Najczęstszy problem polega jednak na tym, że przedsiębiorca w ogóle nie wie o publikacji. UPRP nie zawiadamia każdego właściciela podobnego znaku. Dlatego warto prowadzić monitoring rejestrów znaków, czyli regularne przeglądanie nowych zgłoszeń w UPRP i EUIPO. Dzięki temu dowiesz się o kolizji na początku okresu sprzeciwowego, a nie w jego ostatnim tygodniu. Jeśli w sprzeciwie są braki formalne, urząd wezwie do ich uzupełnienia, zwykle w terminie 1 miesiąca.

Jakie są podstawy sprzeciwu wobec znaku towarowego?

Podstawy sprzeciwu wobec znaku towarowego to tzw. względne przeszkody rejestracji, uregulowane w art. 132 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Sprzeciw może wnieść tylko ten, czyje wcześniejsze prawo zostało naruszone. Najczęściej powołuje się następujące podstawy:
· identyczny znak dla identycznych towarów lub usług – kolizja oczywista, bez potrzeby badania ryzyka pomyłki,
· podobny znak dla podobnych towarów lub usług, jeśli istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd,
· znak renomowany – chroniony szerzej, także przed rejestracją dla zupełnie innych towarów, gdy nowy znak czerpałby korzyść z jego renomy lub jej szkodził,
· wcześniejsze prawa osobiste lub majątkowe, np. firma przedsiębiorcy, prawo autorskie do logo czy prawo do wizerunku.

Ocena podobieństwa nie polega na prostym porównaniu liter. Urząd bada podobieństwo wizualne, fonetyczne i znaczeniowe oznaczeń, a także zbieżność towarów i usług. Liczy się całościowe wrażenie przeciętnego odbiorcy. Pamiętaj też o ważnym zastrzeżeniu. Jeżeli Twój znak jest zarejestrowany od co najmniej 5 lat, zgłaszający może zarzucić, że go nie używasz. Wtedy musisz udowodnić rzeczywiste używanie, np. fakturami, katalogami czy materiałami reklamowymi. Bez takich dowodów urząd oddali sprzeciw wobec znaku towarowego.

Jak wygląda postępowanie sprzeciwowe i ile wynosi opłata za sprzeciw?

Sprzeciw wobec rejestracji znaku składa się na piśmie do UPRP, z uzasadnieniem i dowodami. Opłata za sprzeciw wynosi 600 zł. Jeżeli działasz przez pełnomocnika, dochodzi 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Po wpłynięciu sprzeciwu urząd zawiadamia zgłaszającego i daje stronom 2 miesiące na ugodę. Na zgodny wniosek obu stron ten okres można wydłużyć do 6 miesięcy. To ważny etap, bo wiele sporów kończy się właśnie tutaj. Konkurent może na przykład zawęzić wykaz towarów, zmienić szatę graficzną albo wycofać zgłoszenie. Jeśli porozumienia nie ma, zgłaszający składa odpowiedź na sprzeciw. Następnie wnoszący sprzeciw może zająć stanowisko i uzupełnić dowody. Na końcu UPRP wydaje decyzję: odmawia rejestracji w całości lub w części albo oddala sprzeciw. Decyzja rozstrzyga też o kosztach postępowania, które co do zasady ponosi przegrany. Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 2 miesięcy, a później skarga do sądu administracyjnego. Dobrze przygotowany sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego od początku zawiera komplet argumentów i dowodów. Późniejsze uzupełnianie bywa trudne i osłabia pozycję w negocjacjach.

Czym różni się sprzeciw wobec znaku unijnego w EUIPO?

Konkurent może zgłosić znak nie w Polsce, lecz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wtedy rejestracja obejmie całą Unię, a więc także Polskę. Dobra wiadomość jest taka, że sprzeciw wobec znaku unijnego w EUIPO możesz oprzeć na swoim polskim znaku. Termin jest podobny: 3 miesiące od publikacji zgłoszenia w Biuletynie Znaków Towarowych UE. W tym samym terminie trzeba też uiścić opłatę urzędową w wysokości 320 euro. Spóźnienie z opłatą oznacza, że sprzeciw uznaje się za niewniesiony. Procedura w EUIPO jest jednak bardziej rozbudowana. Po przyjęciu sprzeciwu zaczyna się tzw. okres „cooling-off” na negocjacje. Trwa on standardowo 2 miesiące i na wspólny wniosek stron może zostać przedłużony nawet do 24 miesięcy. Potem wnoszący sprzeciw ma czas na przedstawienie dowodów i argumentów. Postępowanie toczy się w jednym z języków urzędowych UE, często po angielsku. Kluczowa różnica dotyczy skali. Unijny znak konkurenta może ograniczyć Twoją ekspansję na rynki innych państw członkowskich. Dlatego warto monitorować również rejestr EUIPO, a nie wyłącznie polski.

Co zrobić, jeśli termin na sprzeciw już minął?

Przegapienie terminu nie oznacza, że sprawa jest przegrana. Zmienia jednak narzędzia i koszty. Po rejestracji znaku konkurenta możesz złożyć wniosek o unieważnienie prawa ochronnego. Opiera się on na podobnych podstawach jak sprzeciw, ale toczy się w trybie spornym przed UPRP. To postępowanie jest zwykle dłuższe i bardziej sformalizowane. Konkurent przez cały ten czas korzysta z ochrony i może się na nią powoływać wobec Ciebie. Trzeba też pamiętać o zasadzie tolerancji. Jeżeli przez 5 kolejnych lat świadomie tolerujesz używanie zarejestrowanego znaku konkurenta, co do zasady tracisz możliwość jego unieważnienia na podstawie swojego wcześniejszego znaku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy konkurent zgłosił znak w złej wierze. Równolegle można rozważyć powództwo cywilne o naruszenie prawa ochronnego lub czyn nieuczciwej konkurencji. Takie rozwiązania bywają skuteczne, ale są wyraźnie bardziej kosztowne niż sprzeciw. Wniosek jest prosty: sprzeciw w okresie sprzeciwowym to sposób ochrony marki na wcześniejszym etapie. Każdy tydzień zwłoki po publikacji zgłoszenia zawęża pole manewru.

Jak bronić swojej marki – podsumowanie

Gdy konkurent zgłosił podobny znak, najważniejszy jest czas. Masz 3 miesiące od publikacji zgłoszenia, zarówno w UPRP, jak i w EUIPO, i tego terminu nie da się odzyskać. W tym czasie trzeba ocenić podobieństwo znaków i towarów, zebrać dowody używania własnego znaku i przygotować przekonujące uzasadnienie. Dobrze napisany sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego często prowadzi do ugody jeszcze przed decyzją urzędu.

Jeśli zauważyłeś w rejestrze znak podobny do swojego, warto odpowiednio wcześnie sprawdzić, czy istnieją podstawy do wniesienia sprzeciwu. Kancelaria Behrendt i Wspólnicy zaprasza do kontaktu – pomożemy ocenić sytuację i wskazać możliwe dalsze kroki.

Autor: Aleksandra Naróg, prawnik Redakcja: Aleksandra Szlacheta-Woźniczak